Documento original: https://www.supremecourt.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf
TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS
ASOCIACIÓN DE PATOLOGÍA MOLECULAR ET AL.
v. MYRIAD GENETICS, INC., ET AL.
CERTIORARI DEL TRIBUNAL DE APELACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS POR EL CIRCUITO FEDERAL. OCTUBRE, 2012
No. 12–398. Disputado el 15 de abril de 2013 — Decidido el 13 de junio de 2013
Cada gen humano está codificado como ácido desoxirribonucleico (ADN), que toma la forma de una “doble hélice”. Cada “barra transversal” en esa hélice consta de dos nucleótidos unidos químicamente. Las secuencias de nucleótidos de ADN contienen la información necesaria para crear cadenas de aminoácidos que se utilizan para construir proteínas en el cuerpo. Los nucleótidos que codifican los aminoácidos son “exones” y los que no lo hacen son “intrones”. Los científicos pueden extraer ADN de las células para aislar segmentos específicos para su estudio. También pueden crear de forma sintética cadenas de nucleótidos que solo contienen exones, conocidas como ADN complementario (ADNc). El ADNc contiene solo los exones que se encuentran en el ADN, omitiendo los intrones que intervienen. La encuestada Myriad Genetics, Inc. (Myriad), obtuvo varias patentes después de descubrir la ubicación precisa y la secuencia de los genes BRCA1 y BRCA2, cuyas mutaciones pueden aumentar drásticamente el riesgo de cáncer de mama y de ovario. Este conocimiento permitió a Myriad determinar la secuencia de nucleótidos típica de los genes, lo que, a su vez, le permitió desarrollar pruebas médicas útiles para detectar mutaciones en estos genes en un paciente en particular para evaluar el riesgo de cáncer del paciente. Si son válidas, las patentes de Myriad le darían el derecho exclusivo de aislar los genes BRCA1 y BRCA2 de un individuo, y le darían a Myriad el derecho exclusivo de crear sintéticamente el ADNc de BRCA. Como es relevante aquí, el Tribunal de Distrito otorgó un juicio sumario a los peticionarios, concluyendo que los reclamos de Myriad eran inválidos porque cubrían productos de la naturaleza. El Circuito Federal inicialmente revocó, pero en prisión preventiva a la luz de Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U. S. ___, el Circuito determinó que tanto el ADN aislado como el ADNc eran elegibles para la patente.
ASOCIACIÓN DE PATOLOGÍA MOLECULAR v.
MYRIAD GENETICS, INC.
Un segmento de ADN de origen natural es un producto de la naturaleza y no es elegible para patente simplemente porque ha sido aislado, pero el ADNc es elegible para patente porque no es de origen natural. Páginas. 10-18.
(a)
La Ley de Patentes permite que se expidan patentes a “quien invente o descubra algo nuevo y útil. . . composición de la materia ”, §101, pero“ las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas ”“ “son herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico” ”que se encuentran más allá del dominio de la protección por patente, Mayo, supra, en ___. Sin embargo, la regla contra las patentes sobre cosas que ocurren naturalmente tiene límites. La protección mediante patente establece un delicado equilibrio entre la creación de “incentivos que conducen a la creación, la invención y el descubrimiento” y “impedir el flujo de información que podría permitir, de hecho, estimular la invención”. Id., En ___. Este estándar se utiliza para determinar si las patentes de Myriad reclaman una “nueva y útil. . . composición de la materia ”, §101, o afirmar fenómenos que ocurren naturalmente. Páginas. 10-11.
(B)
El reclamo de ADN de Myriad cae dentro de la excepción de la ley de la naturaleza. La principal contribución de Myriad fue descubrir la ubicación precisa y la secuencia genética de los genes BRCA1 y BRCA2. Diamond v. Chakrabarty, 447 US 303, es fundamental para la investigación de elegibilidad de la patente si tal acción era nueva “con características marcadamente diferentes a las que se encuentran en la naturaleza”, id., En 310. Myriad no creó ni la información genética codificada en los genes BCRA1 y BCRA2 o la estructura genética del ADN. Encontró un gen importante y útil, pero un descubrimiento revolucionario, innovador o incluso brillante no satisface por sí mismo la investigación §101. Véase Funk Brothers Seed Co. contra Kalo Inoculant Co., 333 U. S. 127. Encontrar la ubicación de los genes BRCA1 y BRCA2 no hace que la patente de los genes sea elegible como “nueva”. . . composición [es] de la materia ”, §101. Las descripciones de las patentes de Myriad resaltan el problema con sus afirmaciones: detallan el extenso proceso de descubrimiento, pero un esfuerzo extenso por sí solo no es suficiente para satisfacer las demandas de §101. Las afirmaciones de Myriad no se salvan por el hecho de que el aislamiento del ADN del genoma humano rompe los enlaces químicos que unen las moléculas de los genes. Las afirmaciones no se expresan en términos de composición química, ni se basan en los cambios químicos resultantes del aislamiento de una sección de ADN en particular. En cambio, se centran en la información genética codificada en los genes BRCA1 y BRCA2. Finalmente, Myriad sostiene que la patente y la marca registrada. La práctica anterior de la Oficina de otorgar patentes de genes tiene derecho a deferencia, citando a J. E. M. Ag Supply, Inc. contra Pioneer Hi-Bred Int’l, Inc., 534 U. S. 124, un caso en el que el Congreso había respaldado una práctica de PTO en legislación posterior. No ha habido tal respaldo aquí, y Estados Unidos argumentó en el Circuito Federal y en este Tribunal que el ADN aislado no era elegible para patente bajo §101. Páginas. 12-16.
(C)
El ADNc no es un “producto de la naturaleza”, por lo que es elegible para patente según §101. El ADNc no presenta los mismos obstáculos para la patentabilidad que los segmentos de ADN aislados que se producen de forma natural. Su creación da como resultado una molécula de solo exones, que no se produce de forma natural. El orden de los exones puede ser dictado por la naturaleza, pero el técnico de laboratorio indudablemente crea algo nuevo cuando se eliminan intrones de una secuencia de ADN para producir ADNc.
.(D)
Este caso, es importante señalar, no involucra reclamos de métodos, patentes sobre nuevas aplicaciones de conocimiento sobre los genes BRCA1 y BRCA2, o la patentabilidad del ADN en el que se ha alterado el orden de los nucleótidos naturales. Páginas. 17-18.
THOMAS, J., emitió el dictamen de la Corte, en el que ROBERTS,
C. J., y KENNEDY, GINSBURG, BREYER, ALITO, SOTOMAYOR y KAGAN, JJ., Se unieron, y en los que SCALIA, J. se unió en parte. SCALIA, J. presentó dictamen concurrente en parte y concurrente con la sentencia.
Citar como: 569 U. S. ____ (2013)
Opinión de la Corte
AVISO: Esta opinión está sujeta a revisión formal antes de su publicación en la versión preliminar de los Informes de los Estados Unidos. Se solicita a los lectores que notifiquen al Reporter of Decisions, Supreme Court of the United States, Washington, D. C. 20543, de cualquier error tipográfico o de otro tipo, a fin de que se puedan hacer correcciones antes de que la impresión preliminar salga a la imprenta.
TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Nº 12–398
ASOCIACIÓN DE PATOLOGÍA MOLECULAR,
Y otros, PETICIONARIOS contra MYRIAD
GENETICS, INC., ET AL.
POR ESCRITO DE CERTIORARI AL TRIBUNAL DE ESTADOS UNIDOS DE
LLAMAMIENTOS DEL CIRCUITO FEDERAL
[13 de junio de 2013]
El JUSTICIA THOMAS emitió el dictamen de la Corte.
La encuestada Myriad Genetics, Inc. (Myriad), descubrió la ubicación precisa y la secuencia de dos genes humanos, cuyas mutaciones pueden aumentar sustancialmente los riesgos de cáncer de mama y de ovario. Myriad obtuvo varias patentes basadas en su descubrimiento. Este caso involucra reclamos de tres de ellos y requiere que resolvamos si un segmento natural de ácido desoxirribonucleico (ADN) es elegible para patente bajo 35 U. S. C. §101 en virtud de su aislamiento del resto del genoma humano. También abordamos la elegibilidad de patente de ADN creado sintéticamente conocido como ADN complementario (ADNc), que contiene la misma información de codificación de proteínas que se encuentra en un segmento de ADN natural, pero omite porciones dentro del segmento de ADN que no codifican proteínas. Por las razones que siguen, sostenemos que un segmento de ADN de origen natural es un producto de la naturaleza y no es elegible para patente simplemente porque ha sido aislado, pero que el ADNc es elegible para patente porque no es de origen natural. Por lo tanto, afirmamos en parte y revertimos en parte la decisión de ASOCIACIÓN DE PATOLOGÍA MOLECULAR v. MYRIAD GENETICS, INC.
Opinión de la Corte
la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal.
A
Los genes forman la base de los rasgos hereditarios en los organismos vivos. Véase, en general, la Asociación de Patología Molecular v.Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos, 702- F. Supp. 2d 181, 192–211 (SDNY 2010).
El genoma humano consta de aproximadamente 22.000 genes agrupados en 23 pares de cromosomas. Cada gen está codificado como ADN, que toma la forma de la familiar “doble hélice” que los doctores James Watson y Francis Crick describieron por primera vez en 1953. Cada “barra transversal” en la hélice de ADN consta de dos nucleótidos unidos químicamente. Los posibles nucleótidos son adenina (A), timina (T), citosina (C) y guanina (G), cada uno de los cuales se une naturalmente con otro nucleótido: A se empareja con T; C se empareja con G. Las barras transversales de nucleótidos están conectadas químicamente a un esqueleto de azúcar-fosfato que forma la estructura exterior de la hélice de ADN. Las secuencias de nucleótidos de ADN contienen la información necesaria para crear cadenas de aminoácidos, que a su vez se utilizan en el cuerpo para construir proteínas. Sin embargo, sólo algunos nucleótidos de ADN codifican aminoácidos; estos nucleótidos se conocen como “exones”. Los nucleótidos que no codifican aminoácidos, por el contrario, se conocen como “intrones”..
La creación de proteínas a partir de ADN implica dos pasos principales, conocidos como transcripción y traducción. En la transcripción, los enlaces entre los nucleótidos del ADN se separan y la hélice del ADN se desenrolla en dos hebras simples. Se utiliza una sola hebra como plantilla para crear una hebra complementaria de ácido ribonucleico (ARN). Los nucleótidos de la cadena de ADN se emparejan naturalmente con sus contrapartes, con la excepción de que el ARN usa el nucleótido e uracilo base (U) en lugar de timina (T). La transcripción da como resultado una molécula de ARN de una sola hebra, conocida como pre-ARN, cuyos nucleótidos forman una imagen inversa de la hebra de ADN a partir de la cual fue creado. El pre-ARN todavía contiene nucleótidos correspondientes tanto a los exones como a los intrones en la molécula de ADN. El pre-ARN se “empalma” naturalmente mediante la eliminación física de los intrones. El producto resultante es una hebra de ARN que contiene nucleótidos que corresponden solo a los exones de la hebra de ADN original. La hebra exclusiva de exones se conoce como ARN mensajero (ARNm), que crea aminoácidos a través de la traducción. En la traducción, las estructuras celulares conocidas como ribosomas leen cada conjunto de tres nucleótidos, conocidos como codones, en el ARNm. Cada codón le dice a los ribosomas cuál de los 20 posibles aminoácidos sintetizar o proporciona una señal de parada que finaliza la producción de aminoácidos.
Las secuencias de información del ADN y los procesos que crean el ARNm, los aminoácidos y las proteínas ocurren naturalmente dentro de las células. Sin embargo, los científicos pueden extraer ADN de las células utilizando métodos de laboratorio bien conocidos. Estos métodos permiten a los científicos aislar segmentos específicos de ADN, por ejemplo, un gen en particular o parte de un gen, que luego pueden estudiarse, manipularse o usarse más a fondo. También es posible crear ADN sintéticamente a través de procesos igualmente bien conocidos en el campo de la genética. Uno de estos métodos comienza con una molécula de ARNm y utiliza las propiedades de enlace natural de los nucleótidos para crear una nueva molécula de ADN sintética. El resultado es el inverso de la imagen inversa del ARNm del ADN original, con una distinción importante: debido a que la creación natural del ARNm implica un empalme que elimina los intrones, el ADN sintético creado a partir del ARNm también contiene solo las secuencias de exones. Este ADN sintético creado en el laboratorio a partir de ARNm se conoce como ADN complementario (ADNc).
Los cambios en la secuencia genética se denominan mutaciones. Las mutaciones pueden ser tan pequeñas como la alteración de un solo nucleótido, un cambio que afecta solo a una letra del código genético. Estos cambios a pequeña escala pueden producir un aminoácido completamente diferente o pueden poner fin a la producción de proteínas. Los grandes cambios, que implican la deleción, reordenación o duplicación de cientos o incluso millones de nucleótidos, pueden dar como resultado la eliminación, la ubicación incorrecta o la duplicación de genes completos. Algunas mutaciones son inofensivas, pero otras pueden causar enfermedades o aumentar el riesgo de enfermedades. Como resultado, el estudio de la genética puede conducir a valiosos avances médicos.
Este caso involucra patentes presentadas por Myriad después de que logró uno de esos avances médicos. Myriad descubrió la ubicación precisa y la secuencia de lo que ahora se conoce como genes BRCA1 y BRCA2. Las mutaciones en estos genes pueden aumentar drásticamente el riesgo de que una persona desarrolle cáncer de mama y de ovario. La mujer estadounidense promedio tiene un riesgo del 12 al 13 por ciento de desarrollar cáncer de mama, pero para las mujeres con ciertas mutaciones genéticas, el riesgo puede oscilar entre el 50 y el 80 por ciento de cáncer de mama y entre el 20 y el 50 por ciento de cáncer de ovario. los genes BRCA1 y BRCA2, los científicos sabían que la herencia desempeñaba un papel en el establecimiento del riesgo de una mujer de desarrollar cáncer de mama y de ovario, pero no sabían qué genes estaban asociados con esos cánceres. Myriad identificó la ubicación exacta de los genes BRCA1 y BRCA2 en los cromosomas 17 y 13. El cromosoma 17 tiene aproximadamente 80 millones de nucleótidos y el cromosoma 13 tiene aproximadamente 114 millones. Dentro de esos cromosomas, los genes BRCA1 y BRCA2 tienen cada uno aproximadamente 80.000 nucleótidos de longitud. Si solo se cuentan los exones, el gen BRCA1 tiene solo unos 5.500 nucleótidos de longitud; para el gen BRCA2, ese número es de aproximadamente 10.200. Ibídem. El conocimiento de la ubicación de los genes BRCA1 y BRCA2 permitió a Myriad determinar su nucleótido típico.
Esa información, a su vez, permitió a Myriad desarrollar pruebas médicas que son útiles para detectar mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2 de un paciente y, por lo tanto, evaluar si el paciente tiene un mayor riesgo de cáncer. Una vez que encontró la ubicación y secuencia de los genes BRCA1 y BRCA2, Myriad buscó y obtuvo varias patentes. Nueve afirmaciones de composición de tres de esas patentes están en discusión en este caso.
Ver id., En 1309, y norte. 1 (teniendo en cuenta las reivindicaciones de composición).
Las reivindicaciones 1, 2, 5 y 6 de la patente ‘282 son representativas. La primera reivindicación afirma una patente sobre “[un] ADN aislado que codifica un polipéptido BRCA1”, que tiene “la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID NO: 2″. App. 822. SEQ ID NO: 2 establece una lista de 1.863 aminoácidos que codifica el gen BRCA1 típico. Ver id., En 785–790. Dicho de otra manera, la reivindicación 1 afirma una afirmación de un en el código de ADN que le dice a una célula que produzca la cadena de aminoácidos BRCA1 enumerados en SEQ ID NO: 2.
La reivindicación 2 de la patente ‘282 funciona de manera similar. Reclama “[e]l ADN aislado de la reivindicación 1, en el que dicho ADN tiene la secuencia de nucleótidos establecida en SEQ ID NO: 1”. Id., En 822. Al igual que SEQ ID NO: 2, SEQ ID NO: 1 establece una larga lista de datos, en este caso la secuencia de ADNc que codifica los aminoácidos BRCA1 enumerados en la reivindicación 1. Es importante destacar que la SEQ ID NO: 1 enumera solo los Exones de ADNc en el gen BRCA1, en lugar de una secuencia de ADN completa que contiene tanto exones como intrones. Ver id., En 779 (indicando que el “TIPO DE MOLÉCULA:” de SEQ ID NO: 1 es “cDNA”). Como resultado, el Circuito Federal reconoció que la reivindicación 2 afirma una patente sobre la secuencia de nucleótidos de ADNc enumerada en la SEC ID.
—————— 1
Técnicamente, no existe un gen “típico” porque las secuencias de nucleótidos varían entre los individuos, a veces de manera espectacular. Los genetistas se refieren a las variaciones más comunes de genes como “tipos salvajes”. 2 En cuestión están las reivindicaciones 1, 2, 5, 6 y 7 de la patente estadounidense 5.747.282 (la patente ‘282), la reivindicación 1 de la patente estadounidense 5.693.473 (la patente’ 473) y las reivindicaciones 1, 6 y 7 de la patente estadounidense 5.837.492 (la patente ‘492) NO: 1, que codifica el gen BRCA1 típico.
689 F. 3d, en 1326, n. 9; id., en 1337 (Moore, J., concurre en parte); id., en 1356 (Bryson, J., concurre en parte y disiente en parte).
La reivindicación 5 de la patente ‘282 reivindica un subconjunto de los datos en la reivindicación 1. En particular, afirma “[un] ADN aislado que tiene al menos 15 nucleótidos del ADN de la reivindicación 1”.
App. 822. – El efecto práctico de la reivindicación 5 es afirmar una patente sobre cualquier serie de 15 nucleótidos que existen en el gen BRCA1 típico. Debido a que el gen BRCA1 tiene miles de nucleótidos de longitud, es probable que incluso los genes BRCA1 con mutaciones sustanciales contengan al menos un segmento de 15 nucleótidos que corresponden al gen BRCA1 típico. De manera similar, la reivindicación 6 de las ‘282 patentes reivindica “[un] ADN aislado que tiene al menos 15 nucleótidos del ADN de la reivindicación 2”. Ibídem. Esta afirmación funciona de manera similar a la reivindicación 5, excepto que hace referencia a la reivindicación 2 basada en cDNA. Las demás reivindicaciones en cuestión son similares, aunque varias enumeran mutaciones comunes en lugar de las secuencias típicas de BRCA1 y BRCA2. Ver ibid. (reivindicación 7 de la patente ‘282); id., en 930 (reivindicación 1 de la patente ‘473); id., en 1028 (reivindicaciones 1, 6 y 7 de la patente ‘492).
Las patentes de C Myriad, si son válidas, le otorgarían el derecho exclusivo de aislar los genes BRCA1 y BRCA2 de un individuo (o cualquier cadena de 15 o más nucleótidos dentro de los genes) rompiendo los enlaces covalentes que conectan el ADN con el resto del genoma del individuo. Las patentes también otorgarían a Myriad el derecho exclusivo de crear sintéticamente el cDNA de BRCA. En opinión de Myriad, manipular el ADN de BRCA en cualquiera de estas formas desencadena su “derecho a excluir a otros de hacer” su composición patentada de materia en virtud de la Ley de Patentes. 35 U. S. C. §154 (a) (1); ver también §271 (a) (“[Quien] sea sin autorización hace… cualquier invención patentada… infringe la patente”).
Pero el aislamiento es necesario para realizar pruebas genéticas, y Myriad no fue la única entidad que ofreció pruebas de BRCA después de descubrir los genes. El Laboratorio de Diagnóstico Genético (GDL) de la Universidad de Pensilvania y otros proporcionaron servicios de pruebas genéticas a mujeres. El peticionario Dr. HarryOstrer, entonces investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, enviaba rutinariamente las muestras de ADN de sus pacientes a GDL para su análisis. Después de enterarse de las pruebas de GDL y las actividades de Ostrer, Myriad les envió cartas afirmando que las pruebas genéticas infringían las patentes de Myriad. Apéndice 94–95 (carta de Ostrer). En respuesta, GDL acordó detener las pruebas e informó a Ostrer que ya no aceptaría muestras de pacientes. Myriad también presentó demandas por infracción de patentes contra otras entidades que realizaron pruebas BRCA, lo que resultó en acuerdos en los que los acusados acordaron cesar toda actividad supuestamente infractora. 689 F. 3d, en 1315. Myriad, por lo tanto, solidificó su posición como la única entidad que proporciona pruebas de BRCA.
Algunos años más tarde, el peticionario Ostrer, junto con pacientes médicos, grupos de defensa y otros médicos, presentaron esta demanda en busca de una declaración de que las patentes de Myriad no son válidas según 35 U. S. C. §101. 702 F. Supp. 2d, en 186. Citando la decisión de este Tribunal en MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U. S. 118 (2007), el Tribunal de Distrito rechazó la moción de Myriad de desestimar por falta de legitimación. Asociación de Patología Molecular v. Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, 669 F. Supp. 2d 365, 385–392 (SDNY 2009). Luego, el Tribunal de Distrito otorgó un juicio sumario a los peticionarios sobre las reclamaciones de composición en cuestión en este caso basándose en su conclusión de que las reclamaciones de Myriad, incluidas las relacionadas con el ADNc, eran inválidas porque cubrían productos de la naturaleza. 702 F. Supp. 2d, en 220–
237.
El Circuito Federal revirtió, Asociación de Patología Molecular c. Estados Unidos Patent and Trademark Office, 653 F. 3d 1329 (2011), y este Tribunal concedió la petición de certiorari, anuló la sentencia y resolvió el caso a la luz de Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc., 566 U. S. ___ (2012). Ver Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 566 U. S. ___ (2012).
En prisión preventiva, el Circuito Federal confirmó al Tribunal de Distrito en parte y revocó en parte, y cada miembro del panel escribió por separado. Los tres jueces estuvieron de acuerdo en que solo el peticionario Ostrer estaba legitimado. Razonaron que las acciones de Myriad contra él y su capacidad y voluntad declaradas de comenzar las pruebas de BRCA1 y BRCA2 si las patentes de Myriad eran invalidadas eran suficientes para la vigencia del Artículo III. 689 F. 3d, en 1323; id., en 1337 (opinión de Moore, J.); id., en 1348 (opinión de Bryson, J.).
Con respecto al fondo, el tribunal sostuvo que tanto el ADN como el ADNc aislados eran elegibles para patente en virtud de §101. La disputa central entre los miembros del panel era si el acto de aislar el ADN (separar un gen específico o secuencia de nucleótidos del resto del cromosoma) es un acto inventivo que da derecho a una patente al individuo que lo aísla primero. Cada uno de los jueces del panel tenía una opinión diferente sobre esa cuestión. Los jueces Lourie y Moore estuvieron de acuerdo en que los reclamos de Myriad eran susceptibles de patente en virtud de §101, pero no estuvieron de acuerdo con la justificación. JudgeLourie se basó en el hecho de que toda la molécula de ADN se mantiene unida por enlaces químicos y que los enlaces covalentes en ambos extremos del segmento deben cortarse para aislar segmentos de ADN. Este proceso crea técnicamente nuevas moléculas con composiciones químicas únicas. Ver id., En 1328 (“El ADN aislado … es una porción independiente de una molécula de ADN natural más grande. El ADN aislado se ha escindido (es decir, tenía enlaces covalentes en su columna vertebral químicamente cortada) o sintetizada para consistir solo en una fracción de una molécula de ADN natural ”). El juez Lourie encontró que esta alteración química era determinante, porque el aislamiento de una hebra particular de ADN crea una molécula de origen no natural.
La alteración química no cambia la calidad de transmisión de información del ADN. Ver id., En 1330 (“Las moléculas de ADN aisladas que se alegan son distintas de su existencia natural como porciones de entidades más grandes, y su contenido informativo es irrelevante para ese hecho. Reconocemos que los biólogos pueden pensar en moléculas en términos de sus usos, pero los genes son de hecho materiales de naturaleza química ”). En consecuencia, rechazó el argumento de los peticionarios de que el ADN aislado no podía recibir protección mediante patente como producto de la naturaleza.
El juez Moore estuvo de acuerdo en parte, pero no se basó exclusivamente en la conclusión del juez Lourie de que romper químicamente los enlaces covalentes era suficiente para hacer elegible la patente de ADN aislado. Id., En 1341 (“En la medida en que la mayoría basa su conclusión en las diferencias químicas entre el ADN [natural] y el aislado (rompiendo los enlaces covalentes), no puedo estar de acuerdo en que esto sea suficiente para sostener que las afirmaciones de los genes humanos están dirigidas a materia patentable ”). En cambio, el juez Moore también se basó en la práctica de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas (PTO) de los Estados Unidos de otorgar tales patentes y en los intereses de confianza de los titulares de patentes. Id., En 1343. Sin embargo, reconoció que su voto podría haber sido diferente si ella “estuviera decidiendo este caso en un lienzo en blanco”.
Finalmente, el juez Bryson estuvo de acuerdo en parte y disentió en parte, concluyendo que el ADN aislado no es elegible para la patente. Como cuestión inicial, enfatizó que la ruptura de enlaces químicos no fue determinante: “[E] aquí no hay magia para un enlace químico que requiere que reconozcamos un nuevo producto cuando se crea o se rompe un enlace químico”. Id., En 1351. En cambio, se basó en el hecho de que “[l] as secuencias de nucleótidos de las moléculas reivindicadas son las mismas que las secuencias de nucleótidos que se encuentran en genes humanos naturales”. Id., En 1355. El juez Bryson luego concluyó que la “similitud estructural genética empequeñece la importancia de las diferencias estructurales entre el ADN aislado y el ADN de origen natural, especialmente cuando las diferencias estructurales son meramente auxiliares a la ruptura de enlaces covalentes, un proceso que en sí mismo no es inventivo “. Ibídem. Además, el juez Bryson no le dio importancia a la posición de la PTO sobre la patentabilidad debido a la posición del Circuito Federal de que “la PTO carece de autoridad sustantiva para reglamentar cuestiones como la patentabilidad”. Id., En 1357.
Aunque los jueces expresaron diferentes puntos de vista sobre la patentabilidad del ADN aislado, los tres estuvieron de acuerdo en que las solicitudes de patente relacionadas con el ADNc cumplían con los requisitos de elegibilidad de la patente de §101. Id., En 1326, y n. 9 (reconociendo que algunas reivindicaciones de patente se limitan al ADNc y que las reclamaciones son elegibles por patente según §101); id., en 1337 (Moore, J., concurre en parte); id., en 1356 (Bryson, J., concurre en parte y disiente en parte) (“El ADNc no puede aislarse de la naturaleza, sino que debe crearse en el laboratorio porque los intrones que se encuentran en el gen nativo se eliminan del segmento cDNA ”).
El artículo 101 de la Ley de Patentes dispone:
“Quien inventa o descubre alguna novedad y utilidad. . .
composición de la materia, o cualquier mejora nueva y útil
del mismo, puede obtener una patente para el mismo, sujeto
a las condiciones y requisitos de este título “.
Myriad continúa impugnando la Ley de Sentencia Declaratoria del Dr. Ostrer que se encuentra en esta Corte. Breve para los encuestados 17–22. Pero encontramos que, bajo la decisión del Tribunal en MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., el Dr. Ostrer ha alegado hechos suficientes “bajo todas las circunstancias, [para] demostrar que existe una controversia sustancial, entre partes que tienen intereses legales adversos , de suficiente inmediatez y realidad para justificar la emisión de una sentencia declarativa ”. 549 U. S. 118, 127 (2007)
Opinión de la Corte:
“Hemos sostenido durante mucho tiempo que esta disposición contiene una importante excepción implícita [:] Las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas no son patentables”. Mayo, 566 U. S., en ___ (slip op., En 1) (se omiten las comillas internas y los corchetes). Más bien, “’son las herramientas básicas del trabajo científico y tecnológico’” que se encuentran más allá del dominio de la protección por patente. Id., En ___ (deslizamiento op., En 2). Como ha explicado el Tribunal, sin esta excepción, existiría un peligro considerable de que la concesión de patentes “inmovilizara” el uso de tales herramientas y, por lo tanto, “inhibiera la innovación futura basada en ellas”. Id., En ___ (slip op., En 17). Esto estaría en contradicción con el objetivo mismo de las patentes, que existen para promover la creación. Diamond v. Chakrabarty, 447 U. S. 303, 309 (1980) (Los productos de la naturaleza no se crean, y “las manifestaciones … de la naturaleza [son] gratuitas para todos los hombres y reservadas exclusivamente a nadie”).
Sin embargo, la regla contra las patentes sobre cosas que ocurren naturalmente no está exenta de límites, ya que “todas las invenciones en algún nivel incorporan, usan, reflejan, se basan o aplican leyes de la naturaleza, fenómenos naturales o ideas abstractas” y “una descripción demasiado amplia La interpretación de este principio de exclusión podría aniquilar la ley de patentes “. 566 U. S., en ___ (slip op., En 2). Como hemos reconocido anteriormente, la protección por patente establece un delicado equilibrio entre la creación de “incentivos que conducen a la creación, la invención y el descubrimiento” y “impedir el flujo de información que podría permitir, de hecho, estimular la invención”. Id., En ___ (deslizamiento op., En 23). Debemos aplicar este estándar bien establecido para determinar si las patentes de Myriad reclaman algo “nuevo y útil. . . composición de la materia ”, §101, o en su lugar afirman fenómenos que ocurren naturalmente.
B Es indiscutible que Myriad no creó ni alteró ninguna información genética codificada en el BRCA1 y Genes BRCA2.
La ubicación y el orden de los nucleótidos existían en la naturaleza antes de que Myriad los encontrara. Myriad tampoco creó ni alteró la estructura genética del ADN. En cambio, la principal contribución de Myriad fue descubrir la ubicación precisa y la secuencia genética de los genes BRCA1 y BRCA2 dentro de los cromosomas 17 y 13. La pregunta es si esto hace que los genes sean patentables.
Myriad reconoce que nuestra decisión en Chakrabarty es fundamental para esta investigación. Breve para los encuestados 14, 23–27. En Chakrabarty, los científicos agregaron cuatro plásmidos a una bacteria, lo que le permitió descomponer varios componentes del petróleo crudo. 447 U. S., en 305, y n. 1. El Tribunal sostuvo que la bacteria modificada era patentable. Explicó que la reivindicación de la patente era “no para un fenómeno natural hasta ahora desconocido, sino para una fabricación o composición de materia no natural, un producto del ingenio humano ‘que tiene un nombre, carácter [y] uso distintivos’”. Id., En 309 –310 (citando Hartranft v. Wiegmann, 121 US 609, 615 (1887); alteración en el original). La bacteria Chakrabarty era nueva “con características marcadamente diferentes a las que se encuentran en la naturaleza”, 447 EE. UU., En 310, debido a los plásmidos adicionales y la “capacidad de degradación del aceite” resultante. Id., En 305, n. 1. En este caso, por el contrario, Myriad no creó nada. Sin duda, encontró un gen importante y útil, pero separar ese gen del material genético que lo rodea no es un acto de invención.
Un descubrimiento revolucionario, innovador o incluso brillante no satisface por sí mismo la pregunta §101. En Funk Brothers Seed Co.v. Kalo Inoculant Co., 333 U. S. 127 (1948), este Tribunal consideró una patente de composición que reivindicaba una mezcla de cepas de bacterias naturales que ayudaban a las plantas leguminosas a tomar nitrógeno del aire y fijarlo en el suelo. Id., En 128-129. La habilidad del bacteria para fijar nitrógeno era bien conocida, y los agricultores comúnmente “inoculaban” sus cultivos con ellos para mejorar el nitrógeno del suelo. Pero los agricultores no pueden usar el mismo inoculante para todos los cultivos, tanto porque las plantas usan bacterias diferentes como porque ciertas bacterias se inhiben entre sí. Id., En 129–130. Sin embargo, al saber que varias bacterias fijadoras de nitrógeno no se inhibían entre sí, el solicitante de la patente las combinó en un solo inoculante y obtuvo una patente. Id., En 130. El Tribunal sostuvo que la composición no era elegible para la patente porque el titular de la patente no alteró la bacteria de ninguna manera. Id., En 132 (“No hay forma en la que podamos llamar [a la mezcla de bacterias un producto de la invención] a menos que tomemos prestada la invención del descubrimiento del principio natural mismo”). Su reclamo de patente, por lo tanto, se enmarcaba de lleno en la excepción de la ley de la naturaleza. Lo mismo ocurre con el de Myriad. Myriad encontró la ubicación de los genes BRCA1 y BRCA2, pero ese descubrimiento, por sí solo, no hace que los genes BRCA sean “nuevos”. . . composición [s] de materia ”, §101, que son elegibles para patente.
De hecho, las descripciones de las patentes de Myriad destacan el problema de sus afirmaciones. Por ejemplo, una sección de la descripción detallada de la invención de la patente ‘282 indica que Myriad encontró la ubicación de un gen asociado con un mayor riesgo de cáncer de mama e identificó mutaciones de ese gen que aumentan el riesgo. Ver aplicación. 748–749,4 pulg-4.
El texto completo relevante de la descripción detallada de la patente es el siguiente: “Es un descubrimiento de la presente invención que el locus BRCA1 que predispone a las personas al cáncer de mama y al cáncer de ovario es un gen que codifica una proteína BRCA1, que se ha encontrado que no tiene una homología significativa con secuencias conocidas de proteínas o ADN. Es un descubrimiento de la presente invención que las mutaciones en el locus BRCA1 en la línea germinal son indicativas de una predisposición al cáncer de mama y al cáncer de ovario. Finalmente, es un descubrimiento de la presente invención que las mutaciones somáticas en el locus BRCA1 también están asociadas con cáncer de mama, cáncer de ovario y otros cánceres, lo que representa un indicador de estos cánceres o del pronóstico de estos cánceres. Los eventos mutacionales del locus BRCA1 pueden involucrar deleciones, inserciones y mutaciones puntuales “. App. 749.
Myriad explica que la ubicación del gen era desconocida hasta que Myriad lo encontró entre los aproximadamente ocho millones de pares de nucleótidos contenidos en una subparte del cromosoma 17. Véase Ibid.5 Las patentes ‘473 y’ 492 también contienen un lenguaje similar. Ver id., En 854,947.
Muchas de las descripciones de patentes de Myriad simplemente detallan el “proceso iterativo” de descubrimiento mediante el cual Myriad redujo las posibles ubicaciones de las secuencias de genes que buscaba.6 Ver, por ejemplo, id., En 750. Myriad busca importar estos extensos esfuerzos de investigación en la investigación de elegibilidad de la patente §101. Breve para los encuestados 8-10, 34. Pero un esfuerzo extenso por sí solo es insuficiente para satisfacer las demandas de §101.
Las afirmaciones de Myriad tampoco se salvan por el hecho de que el aislamiento del ADN del genoma humano corta los enlaces químicos y, por lo tanto, crea una molécula de origen no natural. Las afirmaciones de Myriad simplemente no se expresan en términos de composición química, ni se basan de ninguna manera en los cambios químicos que resultan del aislamiento de una sección particular de ADN. En cambio, las afirmaciones se centran comprensiblemente en la información genética codificada en el BRCA1 y— A pesar del uso repetido de Myriad de la frase “presente invención”, del texto de la patente se desprende claramente que los diversos descubrimientos son la “invención”. “A partir de una región en el brazo largo del cromosoma humano 17 del genoma humano, 17q, que tiene un tamaño estimado en alrededor de 8 millones de pares de bases, una región que contiene un locus genético, BRCA1, que causa susceptibilidad al cáncer, incluyendo mama y cáncer de ovario, ha sido identificado “.
Myriad identificó por primera vez grupos de familiares con antecedentes de cáncer de mama (algunos de los cuales también habían desarrollado cáncer de ovario); Debido a que estos individuos estaban relacionados, los científicos sabían que era más probable que sus enfermedades fueran el resultado de una predisposición genética en lugar de otros factores. Myriad comparó secciones de sus cromosomas en busca de anomalías genéticas compartidas que no se encuentran en la población general. Fue ese proceso el que finalmente permitió a Myriad determinar en qué parte de la secuencia genética residen los genes BRCA1 y BRCA2. Véase, por ejemplo, Genes BRCA2. Si las patentes dependieran de la creación de una molécula única, entonces un posible infractor podría evitar al menos las reclamaciones de patente de Myriad sobre genes enteros (como las reivindicaciones 1 y 2 de la patente ‘282) aislando una secuencia de ADN que incluye tanto el BRCA1 o gen BRCA2 y un par de nucleótidos adicional. Tal molécula no sería química. aliado idéntico a la molécula “inventada” por Myriad. Pero Myriad obviamente se resistiría a ese resultado porque su afirmación se refiere principalmente a la información contenida en la secuencia genética, no a la composición química específica de una molécula en particular.
Finalmente, Myriad argumenta que la práctica anterior de la PTO de otorgar patentes de genes tiene derecho a deferencia, citando
J. E. M. Ag Supply, Inc. contra Pioneer Hi-Bred Int’l, Inc., 534- U. S. 124 (2001). Consulte el Resumen para los encuestados 35–39, 49–50.
No estamos de acuerdo. J. E. M. sostuvo que las nuevas variedades de plantas eran elegibles para patentes de utilidad bajo §101 a pesar de los estatutos separados que brindan protecciones especiales para las plantas, ver 7 U. S. C. §2321 et seq. (Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales); 35 U. S. C. §§161–164 (Ley de Patentes de Plantas de 1930).
Después de analizar el texto y la estructura de los estatutos relevantes, el Tribunal mencionó que la Junta de Apelaciones e Interferencias de Patentes había determinado que las nuevas razas de plantas eran elegibles para la patente bajo §101 y que el Congreso había reconocido y respaldado esa posición en una enmienda posterior a la Ley de Patentes. 534 U. S., en 144-145 (citando In re Hibberd, 227 USPQ 443 (1985) y 35 U. S. C. §119 (f)). En este caso, sin embargo, el Congreso no ha respaldado las opiniones de la PTO en la legislación posterior. Si bien Myriad se basa en la opinión del Juez Moore de que el Congreso respaldó la posición de la PTO en una sola oración en la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2004, vea el Resumen para los Demandados 31, n. 8; 689 F. 3d, en 1346, esa Ley ni siquiera menciona genes, mucho menos ADN aislado. §634, 118 Stat. 101 (“Ninguno de los fondos asignados o puestos a disposición en virtud de este.
La ley puede utilizarse para expedir patentes sobre reclamaciones dirigidas o que no abarquen a un organismo humano .
Para socavar aún más la práctica de la PTO, Estados Unidos argumentó en el Circuito Federal y en este Tribunal que el ADN aislado no era elegible para patente según §101, Breve para Estados Unidos como Amicus Curiae 20-33, y que la práctica de la PTO no era “una razón suficiente para mantener que el ADN aislado es elegible para la patente “. Id., En 26. Véase también id., En 28-29. Estas concesiones pesan en contra de aplazar la determinación de la PTO.7
El ADNc no presenta los mismos obstáculos para la patentabilidad que los segmentos de ADN aislados que se producen de forma natural. Como ya se explicó, la creación de una secuencia de ADNc a partir de ARNm da como resultado una molécula de solo exones que no se produce de forma natural.
Myriad también sostiene que debemos defender sus patentes para no perturbar los intereses de confianza de los titulares de patentes como él. Las preocupaciones sobre los intereses de dependencia que surgen de las determinaciones de la PTO, en la medida en que sean relevantes, se dirigen mejor al Congreso.
Ver Mayo Collaborative Services contra Prometheus Laboratories, Inc., 566 U. S. ___, ___ (2012) (slip op., En 22-24). 8
Algunos virus dependen de una enzima llamada transcriptasa inversa para reproducirse copiando ARN en ADNc. En raras ocasiones, un efecto secundario de una infección viral de una célula puede ser la incorporación aleatoria de fragmentos del ADNc resultante, conocido como pseudogen, en el genoma. Tales pseudogenes no sirven para nada; no se expresan en la creación de proteínas porque carecen de secuencias genéticas para dirigir la expresión de proteínas.
Véase J. Watson et al., Molecular Biology of the Gene 142, 144, fig. 7-5 (6ª ed. 2008).
Quizás no sea sorprendente que, dados los orígenes aparentemente aleatorios de los pseudogenes, los solicitantes “no han podido demostrar que el pseudogen consta de la misma secuencia que el cDNA de BRCA1”. Asociación de Patología Molecular v. Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, 689 F. 3d 1303, 1356, n. 5 (Fed. De California, 2012). La posibilidad de que un fenómeno inusual y raro pueda crear aleatoriamente una molécula similar a una creada sintéticamente a través de la ingenuidad humana no hace que una composición de materia no sea patentable. No obstante, argumentan que el ADNc no es elegible para la patente porque “[la] secuencia de nucleótidos del ADNc es dictada por la naturaleza, no por el técnico de laboratorio”. Id., En 51. Eso puede ser así, pero el técnico de laboratorio indudablemente crea algo nuevo cuando se fabrica el ADNc. El ADNc retiene los exones naturales del ADN, pero es distinto del ADN del que se deriva. Como resultado, el cDNA no es un “producto de la naturaleza” y es elegible para patente bajo §101, excepto en la medida en que series muy cortas de DNA no tengan intrones intermedios para remover cuando se crea cDNA. En esa situación, una hebra corta de ADNc puede ser indistinguible del ADN natural.
Es importante señalar lo que no implica esta decisión. Primero, no hay reclamos de método ante este Tribunal. Si Myriad hubiera creado un método innovador para manipular genes mientras buscaba los genes BRCA1 y BRCA2, posiblemente podría haber buscado una patente de método. Los genetistas entendían bien el ADN aislado en el momento de las patentes de Myriad “se entendían bien, se usaban ampliamente y eran bastante uniformes en la medida en que cualquier científico involucrado en la búsqueda de un gen probablemente hubiera utilizado un enfoque similar”,702-F. Supp. 2d, en 202-203, y no están en cuestión en este caso. Asimismo, este caso no involucra patentes sobre nuevas aplicaciones del conocimiento sobre los genes BRCA1 y BRCA2. El juez Bryson señaló acertadamente que, “[como] es la primera parte con conocimiento de las secuencias [BRCA1 y BRCA2],
Myriad estaba en una excelente posición para reclamar aplicaciones de ese conocimiento. No expresamos ninguna opinión sobre si el ADNc satisface los demás requisitos legales de patentabilidad. Ver, por ejemplo, 35 U. S. C. §§102, 103 y 112; Breve para Estados Unidos como Amicus Curiae 19, n. 5. limitado a tales aplicaciones “. 689 F. 3d, en 1349. Tampoco consideramos la patentabilidad del ADN en el que se ha alterado el orden de los nucleótidos naturales. La alteración científica del código genético presenta una investigación diferente, y no expresamos ninguna opinión sobre la aplicación de §101 a tales esfuerzos. Simplemente sostenemos que los genes y la información que codifican no son elegibles para patente bajo §101 simplemente porque han sido aislados del material genético circundante.
* * * Por las razones anteriores, la sentencia del Circuito Federal se afirma en parte y se revierte en parte.
Así está ordenado. SCALIA, J., concurriendo
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Citar como: 569 U. S. ____ (2013) 1
Opinión de SCALIA, J.
TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Nº 12–398
ASOCIACIÓN DE PATOLOGÍA MOLECULAR,
Y otros, PETICIONARIOS contra MYRIAD
GENETICS, INC., ET AL.
POR ESCRITO DE CERTIORARI AL TRIBUNAL DE ESTADOS UNIDOS DE
LLAMAMIENTOS DEL CIRCUITO FEDERAL
[13 de junio de 2013]
JUSTICIA SCALIA, concurriendo en parte y concurriendo en la sentencia.
Me uno a la sentencia de la Corte, y toda su opinión, excepto la Parte I-A y algunas porciones del resto de la opinión que entran en detalles finos de la biología molecular. No puedo afirmar esos detalles por mi propio conocimiento o incluso por mi propia creencia. Me basta con afirmar, habiendo estudiado las opiniones a continuación y los informes de expertos aquí presentados, que la porción de ADN aislada de su estado natural que se busca patentar es idéntica a la porción de ADN en su estado natural; y que el ADN complementario (ADNc) es una creación sintética que normalmente no está presente en la naturaleza.